Il est très important de mettre au clair, dès le départ, à qui appartiendront les droits de propriété intellectuelle relativement aux innovations et améliorations. L'entreprise ayant "commandé" le développement aura certainement le droit de s'en servir pour les besoins exprimés lors de la commande: par exemple dans le cadre de ses opérations manufacturières propres, s'il s'agit du développement commandé d'un équipement de fabrication, et ce, parce qu'elle a payé pour celui-ci.
Mais ceci ne veut pas dire que le développeur n'a pas conservé ses droits, dont ceux de commercialisation, d’accorder des licences, de déposer à son nom tout brevet ou dessin industriel qui serait lié à l'innovation ou encore de vendre d'autres exemplaires de l'équipement développé à une autre entreprise manufacturière, dont un compétiteur de celle ayant payé pour le développement!
Il faut donc clairement indiquer au contrat que le développeur cède et renonce à tous ses droits, dès lors que ses services ont été payés, si le donneur d'ordre souhaite être à 100% propriétaire de ce pour quoi il a payé.
Peut aussi plutôt être prévu, selon ce que les parties négocieront, que le développeur conserve les droits de propriété intellectuelle, mais en limitant la façon dont il pourra les valoriser. Il pourrait notamment être limité à ne fabriquer que pour son propre compte ou celui de tiers ou à n’octroyer des licences à des tiers que pour un territoire ou segment de marché précis ou encore dans un tout autre domaine que celui pour lequel l’innovation a été commandée. Par exemple dans un cas d’une pièce mécanique développée pour le compte d'une entreprise forestière mais qui serait aussi utile dans l'industrie automobile ou celle des produits de construction PVC.
Si, plutôt qu'un contrat de développement à 100% confié à un développeur, les parties conviennent d’un co-développement, parce que les deux parties contribueront activement au développement et sont prête à s’en partager le travail et les frais, les parties seront alors copropriétaires des innovations. Il faut prévoir alors les règles du jeu de façon claire.
Voici quelques exemples non exhaustifs d'éléments à considérer dans un contexte de copropriété d'une innovation, découlant d'un co-développement:
- Qui assume, et dans quelle proportion, les frais associés au dépôt, à l'enregistrement, au maintien et aussi à la défense des brevets et autres droits de propriété intellectuelle?
- Chaque partie a-t-elle le droit d'utiliser et de commercialiser l'innovation, d'accorder des licences d'utilisation ou de commercialisation à des tiers, et si oui, pour quels types de produits, quels territoires et quels segments de marché?
- Une partie peut-elle faire appel, sans le consentement de son co-développeur, à des consultants externes ou sous-traitants pour réaliser partie du développement sous sa responsabilité? Ce tiers pourrait alors bénéficier, lui aussi, de potentiels droits dans l’innovation, si toutes les cessions et renonciations appropriées n’ont pas été obtenue de lui en échange d’un paiement intégral pour ses propres services!
- Les parties doivent-elles se payer mutuellement des redevances pour les ventes ou profits réalisés par leur propre organisation dans l'utilisation ou la commercialisation de l'innovation?
- Comment une partie peut-elle vendre ses parts dans l'innovation, à quel moment, selon quelle mécanique et à quel prix?
- Une partie peut-elle être forcée de vendre sa part à son copropriétaire ou encore à un tiers intéressé à les acheter à gros prix trouvé par le copropriétaire des droits qui est prêt à vendre sa propre part?
- Qui sera propriétaire des améliorations à venir, quand une des parties développe seule cette amélioration dans le cadre de ses propres opérations et, dans ce cas, l'autre partie a-t-elle alors aussi le droit de s'en servir, doit-elle payer des redevances et moyennant quelles autres conditions?
Malheureusement, les parties sont souvent tellement enthousiastes, au moment de débuter un projet, qu'elles vont de l'avant sans avoir négocié et signé une entente en bonne et due forme. Il devient alors plus difficile, si des problèmes surviennent, de pouvoir le faire par la suite. Les projets avortent souvent ou encore, la commercialisation et le financement possibles seront gravement complexifiés, voire même bloqués, par un litige potentiel impliquant des droits non clairement déterminés entre les parties.
Et en contexte de partenariat de développement avec une partie hors Québec, les choses se complexifient évidemment, en raison des différences de lois, mais également de la distance et des différences culturelles qui peuvent rendre la relation encore plus complexe.
Notre équipe de professionnels en propriété intellectuelle et commerce international peut sans contredit vous assister, dès les phases préliminaires de discussion et de négociation, mais également dans la rédaction des ententes avec une tierce partie québécoise ou étrangère, pour vous permettre de bien identifier les problématiques et pistes de solutions, propres à votre projet d'innovation.
© 2013, Me Micheline Dessureault
Joli-Cœur Lacasse, Avocats
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